ÖZET
Önceden verilmiş olan kararlar, bir markanın kötü niyet sebebiyle hükümsüz kılınabilmesi gereken kriterleri belirlemeleri sebebiyle büyük öneme sahiptir. Bunun en önemli sebebi ise kötü niyet kavramının, kanunda ayrıntılı bir şekilde açıklanmamış ve yargı kararları başta olmak üzere idari kararlar çerçevesinde şekillenmiş olmasıdır. Bundan yola çıkarak, EUIPO Temyiz Kurulu tarafından kötü niyet iddialarının farklı bir bakış açısıyla değerlendirildiği 20 Ekim 2020 tarihli R 351/2020-4 sayılı “HAMILTON” kararı incelenmiştir. Özellikle kullanmama sebebiyle iptal ile yüzleşmemek adına yapılan başvurular ve kötü niyet arasındaki ilişkiyi ele alan bu karar, sunulan bilgi ve belgelerin değerlendirmesi açısından ileride yapılacak olan incelemelere ışık tutabilecektir.
TEMYİZ KURULU KARARI’NIN İNCELENMESİ
Bir markanın hükümsüzlüğü için kötü niyet iddiasının kabulü çok sık karşılaşılan bir durum olmadığından özellikle Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Temyiz Kurulu’nun vermiş olduğu kararlar bizler açısından önem taşımaktadır. Kötü niyet iddiasına dayanarak oluşturulan her iddia somut olaylar bakımından değişiklik gösterebileceğinden, yapılacak olan incelemeleri belli bir kalıba sokmak zor olsa da yeknesaklığın sağlanabilmesi için EUIPO Temyiz Kurulu gibi yüksek mercilerin yaptığı incelemeler ve bu incelemelerde dikkate alınan kriterler hem gelecekte yapılacak olan incelemelere hem de iddia makamı tarafından hazırlanacak olan dilekçelere ışık tutabilecektir. Bu sebeple, EUIPO Temyiz Kurulu tarafından verilmiş olan 20 Ekim 2020 tarihli R 351/2020-4 sayılı “HAMILTON” karar incelemesini kötü niyet iddiaları çerçevesinde ele almaktayız. İhtilafın geçmişine odaklanıldığında, 25 Kasım 2014 tarihinde, “Hamilton International AG” (bundan sonra “Marka Sahibi” olarak anılacaktır) tarafından 9. ve 14. sınıflardaki mallar için “HAMILTON” marka başvurusunun, EUIPO’ya yapıldığı ve markanın 5 Mayıs 2015 tarihinde tescil edildiği görülmektedir. 2017 yılında ise, “44IP Limited” (bundan sonra “Hükümsüzlük Talebi Sahibi” olarak anılacaktır), tarafından HAMILTON markasının Avrupa Birliği Marka Kanunu’nun 59. maddesinin (b) bendi yani kötü niyet ve (a) bendi yani aynı Kanun’un 7. maddesinde düzenlenen mutlak ret sebeplerinden kamu düzenine aykırılık gerekçeleriyle hükümsüzlüğü talep edilmiştir. Kötü niyet argümanının dayandırıldığı en önemli nokta ise; Marka Sahibi’nin, markanın kullanmama sebebi dolayısıyla iptali ile yüzleşmesini engelleyen hoşgörü süresini kötü niyetli olarak uzatmak amacıyla bu başvuruyu yapmış olmasıdır. Böylece Hükümsüzlük Talebi Sahibi, kötü niyet argümanı ile kamu düzeni argümanını, “kötü niyetli başvurunun adil rekabeti ve malların serbest dolaşımını uygunsuz bir şekilde engellemesi” gerekçesi ile birleştirmiş ve HAMILTON markasının hükümsüzlüğünü talep etmiştir. Bu iddialara yanıt olarak, Marka Sahibi daha önceden sunmuş olduğu delilleri işaret ederek markanın kullanıldığının ve kötü niyetli bir başvuru yapılmadığının kabulünü istemiştir. Ayrıca 14. sınıf bakımından teknolojinin gelişmesiyle eski tescilin kapsadığı malların yeterli olmadığı, örnek verilecek olur ise eski başvurunun akıllı saatleri kapsamadığı ve günümüzün teknolojik gelişmelerine ayak uydurmak amacıyla güncellenmeye ihtiyaç duyulduğu bundan dolayı eski tescil ile yeni tescilin kapsadığı malların aynı olmadığı belirtilmiştir. Bu iddialara karşı Hükümsüzlük Talebi Sahibi, Marka Sahibi’nin sunmuş olduğu delillerin asıl iddialara hizmet etmediğini ve gerçekten genişletilen mallar bakımından kullanma niyetinin bulunmadığını belirtmiştir.
Sunulan deliller ve iddialar doğrultusunda EUIPO İptal Birimi, Hükümsüzlük Talebi Sahibi’nin iddialarını aşağıdaki gerekçelere dayanarak reddetmiştir:
- Eski ve yeni tarihli tescillerin mal ve hizmet listeleri incelendiğinde, yeni tescile ait mal ve hizmet listesinde kullanılan belirli terimler de göz önünde bulundurularak piyasadaki teknolojik yeniliğin yakalanması amacıyla bir değişikliğin yapıldığı kanısına varılmıştır.
- Markanın hükümsüzlüğü talebinin, kullanmama sebebiyle iptal gerekçesi olmadığından, iddiaların kötü niyet ve kamu düzenine aykırılık çerçevesinde değerlendirildiği göz önündebulundurulduğunda, Marka Sahibi’nin sunduğu deliller ile kullanımını kanıtlayıp kanıt layamadığının bir önem arz etmediği belirtilmiştir. Kaldı ki yine de
sunulan delillerin kullanımı kanıtladığı sonucuna varılmıştır. Bununla birlikte, kötü niyetli başvurunun kanıtlanması için ispat yükünün Hükümsüzlük Talebi Sahibi’nde olmasına rağmen yeteri kadar delil sunulmadığı belirtilmiştir.
12 Şubat 2020 tarihinde ise Hükümsüzlük Talebi Sahibi EUIPO İptal Birimi tarafından verilmiş olan bu kararı temyiz ederek, aşağıdaki gerekçeler doğrultusunda verilmiş olan kararın iptal edilmesini talep etmiştir.
- Her ne kadar İptal Birimi, 14. sınıf bakımından yeni malların yeterince farklılaştığı yönünde bir karar vermiş olsa da yeni malların yeni başvuruya konu edilmiş olması, yapılan başvurunun kötü niyetli olarak hoşgörü süresini uzatmak için yapıldığı iddiasını ortadan kaldırmayacaktır.
- Yapılan yeni başvurudaki mal genişletmelerinin gerekçesi olarak gösterilen, yeni ürünlerin piyasa sürülmesi ve ürün yelpazesinin genişletilmek istenmesi iddiası gerçekçi değildir. Çünkü firma tarafından geleneksel kol saatleri ile ilgili olarak yapılmış olan açıklamalar ile bu beyanları çelişmektedir. Bu argümanlarına gerekçe olarak, Marka Sahibi Firma’nın CEO’suna ait açıklamalara işaret edilmiş ve izin verilir ise ek delil olarak sunulması talep edilmiştir. Böylece Marka Sahibi’nin konuyla ilgili gerçek niyetinin ispatlanması yükünün Marka Sahibi’ne geçeceği belirtilmiştir.
- Kaldı ki Marka Sahibi’nin genişletmeyi konu edinen yeni marka baş vurusunu yaptığında, akıllı saatler gibi ürünleri üretmek için herhan gi bir çaba ve niyet göstermemiş olmasının da ticari mantıkla çeliştiği belirtilmiştir.
- Ayrıca Hükümsüzlük Talebi Sahibi, Marka Sahibi’nin kötü niyetini
kanıtlamak için geçmişte yaptıkları bir marka başvurusundan bahset miştir. Bu başvuruya göre Marka Sahibi 2014 yılında ABD’de HAMILTON Markası’nın 9. ve 14. sınıflardaki mallar için tescilini talep etmiş ancak bu mallar için kullanımın kanıtlanması talep edildiğinde, marka başvurusu bölünerek tescil işlemlerine devam edilmiştir. Bu bölünme sonucu 9. sınıftaki tüm malları içeren orijinal başvuru ve 14. sınıftaki saat ve parçaları hariç diğer malları içeren bir diğer başvuru olmak üzere iki başvuru ortaya çıkmıştır. 2019 yılında ise orijinal başvuru terk edilmiştir. Ayrıca, marka sahibinin geçmişte HAMILTON & INCHES Markası’na karşı bir itiraz dosyaladığı, bu itirazın ilk başta 14. sınıftaki mallar bakımından da dosyalanmış olmasına rağmen, kullanım delili talebi sonrası itiraza konu malların “saatler” ile sınırlandırıldığını belirtmiştir.
Tüm bu temyiz iddialarına yanıt olarak, Marka Sahibi, İptal Birimi tarafından verilmiş olan kararın doğru olduğunu, Hükümsüzlük Talebi Sahibi’nin iddialarını kanıtlamak ile sorumlu olmasına rağmen herhangi bir kanıt sunmadığını ve kendilerinin markayı kullandığına dair belgeler sunmaları doğrultusunda kötü niyet iddialarının yerinde olmadığını tekrarlamıştır. EUIPO Temyiz Kurulu tüm bu iddialara ve iddialara cevaplar doğrultusunda değerlendirme yapmaya başlamıştır. İlk olarak kötü niyet iddialarını değerlendirilmiştir: İspat yükünün, Hükümsüzlük Talebi Sahibi’nde olduğunun; (var ise) kötü niyetle yapılan başvurunun üçüncü kişilerin piyasaya girmesini engellemek için yapıldığının kanıtlanması gerektiğini ve Marka Sahibi’nin yapmış olduğu eylemleri gerekçelendirmek ve meşru olduklarını ispatlamak durumunda olmadığını söylemiştir. Yine de kötü niyet iddialarının belli kriterler doğrultusunda incelenmesi gerektiğine kanaat getirerek, sunulan bilgi ve belgeleri değerlendirmeye geçmiştir. Bu kriterler sırasıyla aşağıda belirtilmiştir:
- İlk olarak Marka Sahibi’nin, HAMILTON ibaresiyle karıştırılması muhtemel özdeş veya benzer bir ibarenin, benzer veya özdeş bir ürün için kullanma niyetinde olan üçüncü bir kişiyi bilmesi veya bilebilecek durumda olması gerekmektedir.
- İkinci olarak Marka Sahibi’nin, üçüncü kişi tarafından HAMILTON ya da benzeri bir ibarenin kullanımını engelleme niyeti olması gerekmektedir.
- Marka Sahibi’nin markasının hukuki olarak ne derecede korunduğunun tespiti gerekmektedir.
Bu kriterler bakımından bir inceleme yapıldığında, Marka Sahibi’nin kötü niyetli hareket ettiğine dair kanının oluşması için herhangi birinin tek başına veya birlikte oluşmadığı görülmüştür.
Ayrıca İptal Birimi tarafından hükümsüzlük talebinin gerekçesinin kullanmama sebebiyle iptal olmadığı yönünde düşülen notun yerinde olduğu ve incelemenin öne sürülen gerekçeler ile sınırlı olması gerektiği vurgulanmıştır. HAMILTON Markası’nın belirtilen mal ve hizmetler için henüz kullanılmıyor olmasının, kendilerine sunulan beş yıllık süre içerisinde kullanılmayacağı anlamına gelmeyeceği ve bu sürenin aslında yeterli yatırımı yapmak ve geleceğe dair planlama yapmak açısından Marka Sahibi’ne sunulmuş bir hak olduğu belirtilmiştir.
Tüm bu incelemeler sonucunda Marka Sahibi’nin kötü niyetle hareket
etmediğinin kabulüne karar verilmiştir. Çünkü;
- Marka Sahibi’nin, HAMILTON Marka başvurusunu yaptığı sırada, baş vurduğu markanın ne amaçla kullanılacağını gösterme yükümlülüğü olmadığı vurgulanmıştır.
- İkinci olarak, Hükümsüzlük Talebi Sahibi tarafından, Marka Sahibi’nin kötü niyetiyle ilgili iddiaların hiçbirinin nesnel ve tutarlı deliller ile kanıtlanmadığı belirtilmiştir. Mal ve hizmet sınıfları aynı olmasına karşın kapsadıkları malların değişiklik göstermesinin, sınıf listesinin uzunluğuya da kısalığının kötü niyet için bir delil oluşturmayacağı; farklı mal ve hizmet sınıfları için başvuru yapılmış olsa dahi bunun kötü niyete işaret etmeyeceği belirtilmiştir. Bunun sebebi “bir teşebbüsün, yalnızca başvuruyu yaptığı sırada pazarladığı mal ve hizmet kategorileri için değil, aynı zamanda pazarlamak istediği diğer mal ve hizmet kategorileri için de bir markanın tescilini istemesinin meşru olması” olarak açıklanmıştır. Bu durumda Temyiz Kurulu’nun elinde Marka Sahibi’nin niyetinin iyi olmadığına dair hiçbir kanıt bulunmamaktadır.
- Ayrıca, Marka Sahibi’nin pazarlama stratejisi veya ticari kararları hakkında yorum yapmanın, yalnızca geleneksel kol saatlerini üretmeye veya ürün portföyünü güncellemeye karar vermesi durumunda bile, Hükümsüzlük Talebi Sahibi’nin görevi olmadığı vurgulanmıştır.
- Amerikan Sistemi’nin Avrupa’dan farklı olduğu göz önünde bulundurularak, bahsi geçen olayın somut olay ile bir ilgisinin olmadığının kabul edilmesi gerekmektedir. Her Marka Sahibi kendisinden sonraki tarihli markaya kanunda belirlenmiş şekilde itiraz etme hakkına sahiptir.
- Ek delil sunma talebinin ise Hükümsüzlük Talebi Sahibi’nin birden fazla kez bu delilleri sunma hakkına sahip olmasına rağmen herhangi bir delil sunmayarak bu hakkını kullanma imkânı varken kullanmadığından reddedilmesine karar verilmiştir.
İlgili maddenin kamu düzenine veya kabul edilmiş ahlak ilkelerine aykırı olan ticari markaların tescilini yasakladığı belirtilmiştir. Bir ticari marka, ilgili mal ve hizmetlerin kamuoyuna hitap ettiği kişilere hakaret veya ayrımcılık içeriyorsa ya da ticari marka bireylere veya kişi gruplarına karşı ayrımcılık içeriyorsa, kamu düzenine aykırı olarak değerlendirilmesi gerektiği vurgulanmıştır.
Maddenin oldukça geniş kapsamda düzenlenmesi sebebiyle mutlaka somut olaylar bakımından iddiacı tarafından yorumlanması gerektiği ve markanın tüketiciler nezdinde oluşturacağı saldırgan ve ayrımcı ya da kamu düzenini ne şekilde etkileyeceğinin Hükümsüzlük Talebi Sahibi tarafından kanıtlanması gerektiğine değinilmiştir. İtiraz sahibi HAMILTON ibaresinin kötü niyetli olarak kamu düzenine aykırı ve serbest rekabeti engelleme amacıyla tescil edildiğini iddia etmiş olmasına rağmen, Temyiz Kurulu, bu iddianın genel bir argümandan öteye geçemediğini çünkü yeterli delillerin sunulmadığını belirtmiştir.
Açıklanan bu sebeplerle bu iddianın da yerinde olmadığına karar verilmiştir.
Tüm bu incelemeler sonucunda, kötü niyet iddialarında sunulan delillerin ve ispat yükünün ne denli önemli olduğunun bir kez daha altı çizilmektedir. Yapılan tüm değerlendirme, iddiaların kanıtlanabilmesi için yeteri kadar delil olmaması ve genel argümanlar ile iddiaların desteklenemeyeceğini gözler önüne sermektedir. Temyiz Kurulu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda Hükümsüzlük Talebi Sahibi 44IP Limited haksız bulunmuştur.
DEĞERLENDİRME
Bu karar doğrultusunda kötü niyetin ve kamu düzeni gerekçelerinin çok genel kavramlar olduğu ve içlerinin doldurulması için mutlaka ayrıntılı açık lamalara yer verilmesi ve iddiaların kanıtlanması için tüm delillerin sunulmasının ileride karşılaşılacak olan davalarda önem taşıyacağı anlaşılmaktadır. En önemlisi sık sık karşılaşılan 5 yıllık hoşgörü süresinin devam etmesi ve kullanım delili taleplerinden korunmak için yapıldığı düşünülen marka başvurularının reddedilebilmesi için mal veya hizmet listesi kapsamı genişletme iddiasının kötü niyeti tek başına kanıtlamayacağı ile ilgili önemli bir karar verilmiştir. Çünkü Temyiz Kurulu yapılan mal veya hizmet genişletmesinin hak sahiplerinin bir pazarlama planlamasını kapsayabileceğini ve hoşgörü süresinin bu açıdan kanuni bir hak olduğunu, yapılan pazarlama stratejilerinin doğru veya yanlışlığı ile ilgili tespitin üçüncü kişilerce yapılamayacağına dair açık bir ifade kullanmıştır.
