1828 yılından beri sektörün en eskileri arasında yer alan ve sektördeki varlığını korumaya devam eden Fransa menşeli lüks kozmetik ve parfümeri şirketi Guerlain SA (“Guerlain”), diğer pek çok ürününün yanı sıra ikonik hale gelen “Rouge G de Guerlain” rujlarının da sahibidir. Bu ürünü ikonikleştiren ise elbette Guerlain marka değeri ve ürün kalitesi olmasının yanı sıra, aynı zamanda bu ürün ambalajının tasarımı yani bir diğer değişle, üç boyutlu şekli demek yanlış olmayacaktır.
Başvuru konusu üç boyutlu marka görseli
Marka başvurusunun reddi üzerine, Guerlain tarafından 14 Kasım 2019 tarihinde EUIPO Temyiz Kurulu’na başvuruldu. EUIPO Birinci Temyiz Kurulu (“Kurul”), İnceleme Birimi tarafından verilen ret kararı ile aynı doğrultuda ve başvuru konusu şeklin ayırt edici niteliği haiz olmadığı yönünde karar verdi.
Kurul kararında, söz konusu üç boyutlu şekil incelemesine ve ilgili ürün tüketici kitlesi tanımına yer verilerek, piyasadaki ücret skalasına göre ortalama seviyeden yüksek seviyeye kadar değişiklik gösteren dikkat düzeyine sahip oldukları belirtildi. Kurul, bu üç boyutlu şeklin piyasadaki aynı ürün şekilleri ile arasında önemli ölçüde bir farklılığının bulunmadığını, diğer ürün şekilleri gibi silindirik bir yapıda olduğunu ve ortalama tüketicinin de bu şekle aşina olduğunu belirtti. Netice itibarıyla da uyuşmazlığa konu üç boyutlu şeklin bütünsel değerlendirmesinde, sektörün norm ve geleneklerinden “önemli ölçüde” farklılaşmış bir şekil olmadığı kanaatine vardı.
Guerlain Tarafından Öne Sürülen İddialar
Kurul tarafından verilen kararın iptali ve söz konusu üç boyutlu marka başvurusunun tescili için Guerlain tarafından Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesine (“Genel Mahkeme”) başvuruldu. Guerlain başvurusunda, söz konusu şeklin piyasada bulunan diğer ruj şekillerinden neden önemli ölçüde farklı olduğu hususundaki açıklamalarını içerir aşağıda yer alan iddialarda bulundu:
Söz konusu üç boyutlu şekil, yapısı itibarıyla düz bir yüzeye sahip değildir ve bu nedenle dikey şekilde konumlandırılamamaktadır. Şeklin yapısından kaynaklanan bu özellik onun benzersizliğini pekiştirmekle birlikte ortalama tüketicinin algısını da etkileyeceği için önemlidir.
- Başvuru konusu şekil bir tekne gövdesi, bebek arabası ya da ters biçimde ve kenarları yuvarlak hatlara sahip altın külçesini andıran alışılmadık bir yapıda ve ayırt edici niteliktedir.
- Üzerinde yer alan küçük ve oval kabartma biçimdeki yükselti, söz konusu ürünün şeklini sektörün norm ve geleneklerinden farklılaştırmaktadır.
- Şekilde menteşeler bulunmaktadır ve bu kısım açıldığında çift taraflı bir ayna ortaya çıkmaktadır ki bu da şekli farklılaştıran bir başka özelliktir.
- Şekilde yer alan özelliklerin her biri, şekli ilgili sektörün norm ve geleneklerinden farklılaştırmaktadır. Ayrıca şeklin yeni ve özgün olması da sektörün norm ve geleneklerinden önemli ölçüde uzaklaştığı hususunda bir emare niteliğindedir.
- Son olarak, şeklin ortalama tüketici nezdinde akılda kalıcı mahiyette olması, ayırt edici niteliği haiz olduğunu göstermektedir.
Genel Mahkeme Kararı (T-488/20)
Genel Mahkeme, 14 Temmuz 2021 tarihli ve T-488/20 sayılı kararında, Guerlain tarafından öne sürülen iddiaları haklı bularak, aşağıda yer verilen gerekçelerle, söz konusu üç boyutlu şeklin ayırt edici niteliği haiz olduğunu belirterek sektörün norm ve geleneklerinden önemli ölçüde uzaklaştığı yönünde karar verdi:
- Üç boyutlu bir markanın ayırt edici niteliğine dair yapılacak olan değerlendirme, markanın özgünlüğü veya ilgili mal ve hizmet alanı kapsamında kullanımının bulunmadığı yönündeki değerlendirmeler ile bağlı değildir.
- Başvuru konusu şeklin sektörün norm ve geleneklerinden önemli ölçüde farklılaşmış olduğunun tespit edilmesi gerekmektedir. Ancak, şeklin sadece yenilik arz etmesi ayırt edici niteliği haiz olduğu anlamına gelmemekle birlikte, bu konudaki belirleyici kriter, ticari kaynağı belirtme işlevini yerine getirme yeterliliğine sahip olup olmadığıdır.
- Ürünlerin yüksek kalitede bir tasarıma sahip olması, o üç boyutlu şekle sahip ürünleri sektördeki diğer ürünlerden ayırt etmek için şart değildir.
- Üç boyutlu şeklin estetik yönü, ürünün göze güzel veya çekici görünmesi yönündeki bir değerlendirme anlamına gelmeyecek olup, söz konusu şeklin ilgili kitlenin algısında nesnel ve sıra dışı bir etki yaratma yeteneğine sahip olup olmadığına göre belirlenecektir.
- Kurul kararında yer verilen ve sektörün norm ve geleneklerini oluşturduğu belirtilen ruj görselleri de dikkate alındığında, başvuru sahibinin belirttiği gibi ilgili uyuşmazlık konusu şekil, ruj ürünleri için alışılmışın dışındadır ve piyasada yer alan diğer ruj şekillerinden farklılık arz etmektedir.
Karar metninde yer verilen piyasadaki ruj görselleri
- Üç boyutlu bir ürün şeklinin yalnızca piyasadaki diğer alışılmış şekillerin bir başka türü niteliğinde olması, onun ayırt ediciliği haiz olup olmadığının tespiti için yeterli değildir. Nitekim sektörün önemli bir şekil çeşitliliği ile nitelendirilmesi, yenilik içeren herhangi bir şeklin de mutlaka onlardan biri olarak algılanacağı anlamına gelmeyecektir.
- Başvuru konusu şekil iç içe geçen iki parçadan oluşmakta olup, bunlardan biri küçük ve oval bir yükseltiye sahiptir. Şekil, herhangi düz bir hatta sahip değildir ve üst kısmının hafif kavisli olmasının yanı sıra sadece alt kısmında küçük bir yüzey alanı bulunmaktadır. Tek bir yanında ise dikdörtgen şeklinde bir yuva yer almaktadır.
- Söz konusu şekil bir tekne gövdesini veya bebek arabasını andırmaktadır. Bu özelliği bir ruj şekli için sıra dışı ve alışılmadık olup, şekli sektörün norm ve geleneklerinden önemli ölçüde farklılaştırmaktadır. Şekilde yer alan küçük ve oval yükselti de alışılmışın dışındadır ve başvuru konusu üç boyutlu şeklin sıra dışı görünümüne katkıda bulunmaktadır.
- Başvuru sahibi tarafından da iddia edildiği üzere, söz konusu ruj şekli piyasadaki diğer ruj şekillerinden farklı olarak dikey pozisyonda konumlandırılamamaktadır ve bu özellik, şeklin ortalama tüketicide yarattığı alışılmışın dışındaki görsel etkiyi pekiştirecektir.
- Ayrıca ortalama seviyeden yüksek seviyeye kadar değişiklik gösteren dikkat düzeyine sahip ilgili tüketici kitlesi, söz konusu şekli gördüğünde şaşıracak olup, şekli sektördeki norm ve geleneklerden önemli ölçüde farklılaşmış olarak ve ticari kaynağı belirtebilecek nitelikte algılayacaktır.
Genel Mahkeme, ilgili Karar metninde geçen tüm bu açıklamalar doğrultusunda, Kurul’un EUTMR 7(1)(b) maddesi doğrultusunda uyuşmazlık konusu şeklin ayırt edicilik niteliğini haiz olmadığı yönünde verdiği kararın isabetsiz olduğu kanısına vardı ve Kurul kararının iptali yönünde hüküm kurdu.
Genel Mahkeme Kararının önemi şu noktada ortaya çıkmaktadır ki, aslında bir üç boyutlu markanın ayırt ediciliğine dair yapılacak olan değerlendirme, diğer geleneksel markalara dair yapılacak olan değerlendirmeden farklı olmayacaktır. Ancak uygulamadaki genel algı, ortalama tüketicinin bir ürün veya ambalaj şeklinin üzerinde kelime ya da grafik unsur yer almadığı sürece o ürünün ticari kaynağı hakkında varsayımda bulunma alışkanlığının bulunmadığı ve bu nedenle de geleneksel markalara kıyasla üç boyutlu markalara ilişkin ayırt edicilik tespitinin çok daha güç olduğu yönündedir. Dolayısıyla, süregelen uygulamalar kapsamında konuyu ele alacak olursak, üç boyutlu markaların geleneksel markalara nazaran marka korumasından yararlanmasının daha zor olduğunu söylemek mümkündür. Genel Mahkeme tarafından verilen işbu kararın ise üç boyutlu marka tescili kapsamında sektördeki diğer firmalar için umut vadeder nitelikte olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.
Belce BARIŞ
Kasım 2021
Tüm bilgi ve belgeler ışığında EUIPO, birleşik ürünün kullanılabilmesi için yapılan hazırlıklarda görülebilen parçaların korunup korunamayacağına ve korunacaksa koruma sınırının ne olacağına ilişkin bir değerlendirme yapmıştır.
EUIPO, kararında gerekçeyi açıklamadan önce itirazla ilgili Topluluk Tasarım Tüzüğü’nün 25/1-b maddesiyle bağlantılı bir şekilde 4. madde bakımından bir inceleme yapmaya başlamış, kararında aşağıdaki hükümlere yer vermiştir.
4. madde:
(1) Bir tasarım, yeni olması ve ayırt edici niteliğe sahip olması ölçüsünde bir topluluk tasarımı ile korunacaktır.
(2) Bileşik bir ürünün bir bileşenini oluşturan bir ürüne uygulanan ya da bu tür bir üründe kullanılan tasa- rımın yalnızca aşağıdaki koşullarda yeni olduğu ve ayırt edici niteliğe sahip olduğu kabul edilecektir.
(a) bileşen parçanın bileşik ürün içinde kullanılması sonrasında, bu kompleks ürünün normal kul- lanımı sırasında görünür olması halinde
(b) bileşen parçanın bu görünür özelliklerinin kendi içlerinde yenilik ve ayırt edici nitelikle ilgili şartlara sağladığı ölçüde
(3) “Birleşik ürün”, ürünün sökülüp takılmasına izin veren, değiştirilebilen birden fazla bileşenden oluşan bir ürün olarak tanımlanmaktadır.
(4) Hükümsüzlük gerekçelerinin değerlendirilmesinde, (i) birleşik ürünler ve (ii) ürünün normal kullanım sırasında görünür olup olmadığı hususu, son kullanıcıların bakış açısı dikkate alınarak ürünlerin kurulum şekli ve kullanım şekline atıfta bulunularak dikkate alınmalıdır.
Bu hükümler ışığında EUIPO,
- birleşik ürünün, 3. fıkra kapsamında, ürünün sökülmesine ve yeniden monte edilmesine olanak verecek şekilde değiştirilebilen birden fazla sayıda bileşenden meydana gelmesi gerektiğini,
- tescile konu ürünün ne olduğunu, nasıl kullanıldığını ve birleşik ürüne nasıl entegre olduğunu anlamanın önemli olduğunu, ürünün niteliği hakkında bilgi sunduğu sürece birleşik ürünün de dikkate alınması gerektiğini,
- tescilin “ısıtma kazanı” nı içerdiğini, hükümsüzlük talebinde bulunanın, bileşenin pelet yak- mak için yanma kapları (pelet brülörü) ve suyu ısıtan ısı eşanjörü borusu gibi diğer elemanlar la bütünleştiğini, tasarımın suyun ısıtıldığı bir fırın görevi gördüğünü, taraflarca sunulan argü- manlardan söz konusu tasarımın birleşik bir ürüne, yani bir pelet kazanına dahil edildiğini, bu açıklamalara tasarım sahibi tarafından itiraz edilmediğini,
- itiraz edilen ürünün, birleşik bir ürünün bir bileşen parçasıyla ilgili olduğunu belirledikten sonra, tescilin geçerliliğinin, parçanın dahil edildiği birleşik ürünün normal kullanımı sırasında görünür kalmasına bağlı olacağını, bu durumda “normal kullanımı” belirleyen koşulların incelenmesi gerektiğini,
bildirmiş ve normal kullanımla ilgili incelemeye geçmiştir. Kararın ilerleyen bölümünde,
Birleşik ürünün normal kullanımı:
EUIPO ilk olarak normal kullanımı tanımlamıştır. Bu tanım uyarınca, normal kullanım bakım, servis veya onarım çalışmaları hariç, son kullanıcı tarafından kullanım anlamına gelmektedir. Bu durumda normal kullanımın, birleşik ürünün amacına uygun olarak gerçekleştirilmesi gerektiği unutulmama- lıdır. Birleşik ürünün en etkili normal kullanımının ise pelet kazanının dahil edildiği ve çalıştırılabildi- ğinde gerçekleşeceğini belirtilmiştir.
Tasarım sahibi, temizlik işleminin normal kullanımın içine dahil olduğunu ve son kullanıcı tarafından düzenli olarak yapılması gerektiğini vurgulamıştır. Ayrıca, pelet kazanının çalışması için de temizliğin gerekli olduğunu savunmaktadır. Bu durum değerlendirilirken, hükümsüzlük birimi temizliğin normal kullanım sayılamayacağını ancak pelet kazanının çalışması için temizliğin gerekli olduğunu kabul et- miştir. Ayrıca delil olarak sunulan kullanım kılavuzlarından birinde bakım ve temizliğin aynı alt bölümde birlikte ele alındığı görülmektedir. Bu durumda, bakım ve temizliğin bağlantılı olduğu kabul edilmiştir.
Daha önceden EUIPO Temyiz Kurulu tarafından benzer bir olay ile ilgili yapılan değerlendirme göz önünde bulundurulduğunda; sensör çipinin (bileşen parçası) yerleştirilmesinden önce olan her şeyin yalnızca hazırlık ve montaj olduğunun kabul edildiği görülmüştür. Benzer şekilde, yuvadan çıkarıldık- tan sonra sensör çipiyle ilgili her şey yalnızca sökme ve saklama işleminden ibarettir. Sensör çipinin etkili normal kullanımı, biyosensör cihazına (birleşik ürün) yerleştirildiğinde gerçekleşir ve ölçülebi- lir/analiz edilebilir. Ayrıca, hazırlık aşamasında tasarımın görünürlüğünün herhangi bir anlam ifade etmediği kabul edilmektedir. Somut olayın bu prensipler ışığında değerlendirilmesi gerekmektedir.
Ayrıca, SC BIODOME tarafından sunulan Sırbistan Fikri Mülkiyet Ofisi’ne ait içtihatların, EUIPO için bağlayıcı olmadığına ilişkin itirazlar yerinde bulunmuştur.
Normal kullanım sırasında görünürlük:
Hükümsüzlük talebi sahibi, tescile konu ürünün, sahibinin ticarileştirdiği bir dizi pelet kazanına ve şömineye, yani piyasada Biodom C15, Biodom C25, Biodom H20 ve Biodom H25 isimleriyle bilinen ürünlere ait olduğunu belirtmiştir.
Hem Biodom H20 hem de Biodom H25’in ön tarafında, birleşik ürünün normal kullanımı da dahil olmak üzere, kullanıcının birleşik ürünün içine herhangi bir zamanda bakmasına izin veren bir cam pencere içerdiği, delillerden açıkça anlaşılmaktadır. Deliller, büyük ölçüde tescile konu edilen/kar- şılık gelen bir bileşenin şömineye dahil edildiğini ve bu bileşenin bazı bölümlerinin, birleşik ürünün çalışması sırasında da dahil olmak üzere pencereden görülebileceğini göstermektedir. Bu görünen kısımların, pencereden girecek olan ışıkla ya da camın arkasında tutuşan peletlerin ortaya çıkarttığı ışık ile aydınlatıldığı anlaşılmaktadır.
Bu nedenle, hükümsüzlük birimi, şöminenin normal kullanımı sırasında bileşenin bir dereceye kadar görünür olduğunu kabul etmektedir. Bu noktada, pencerenin, ne amaçla tasarlandığının bir öneminin bulunmadığının kabulü gerekmektedir.
Tasarım sahibi, bileşenin bir kısmının birleşik ürünün (bu durumda bir pelet kazanının) çalışma koşulları altında “normal kullanım” sırasında görülebildiğini kanıtlamıştır. Bu durumda itiraz edilen tasarımın normal kullanım sırasında kullanıcı tarafından tamamen görünmez olduğu iddiası reddedilmelidir.
EUIPO hükümsüzlük birimi tarafından yapılan inceleme sonucunda LAFAT tarafından talep edilen hükümsüzlük talebinin reddi gerekmiştir.” açıklamalarına yer verilmiştir.
Somut olayın şartları değerlendirildiğinde, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun (“SMK”) Avrupa Birliği tüzük ve direktifleri ile büyük ölçüde uyumlu olması sebebiyle, hükümsüzlük talebinin, Türkiye’de gündeme gelmiş olması durumunda madde 55/3, 56/ 2 ve 3 kapsamında EUIPO ile paralel bir karar verilmesinin söz konusu olacağı düşünülmektedir.
SMK’ya göre, birleşik ürünün normal kullanımı ifadesinden kaloriferin ısı verdiği andaki kullanımın anlaşılması gerektiği, bu sebeple kaloriferin çalışması esnasında görünen parçanın korunabileceği, kaloriferin çalışması için gerekli olan temizlik veya hazırlık aşamasının (küllerin alınması veya yakıtın konması vb.) “normal kullanım” sayılamayacağı düşünülmektedir.
Kalorifer tasarımında bulunan cam kapı(kapak) sayesinde görülebilen kısımların koruma kapsamına dahil olması SMK ile uyumludur. Fakat bu noktada ortaya çıkan tartışma konusu, koruma görecek kısımların her üründe görünür olma zorunluluğunun bulunup bulunmadığının tespitidir. Kanun; birleşik ürün parça tasarımın korunması için mutlaka monte edildiği her üründe görünmesi gerektiğini şart koşmamıştır. İtiraz sahibinin bileşen parçanın cam kapak içermeyen ürünlerde görünmediğini bu nedenle de korunmaması gerektiği yönündeki itirazı tarafımızca kabul görmemiştir.
Gerek tescil öncesi Tasarımlar Daire Başkanlığı’nın yaptığı incelemede1 gerekse hükümsüzlük da- valarında EUIPO tarafından verilen kararda olduğu üzere parça tasarımlarının korunup korunmayacağına karar verilirken öncelikle; parçanın kullanılacağı ürünün birleşik ürün olup olmadığı tespit edilmeli, birleşik ürünün normal kullanımı hakkında değerlendirmeler yapıldıktan sonra bu kullanım esnasında parçanın görünür olup olmadığı incelenmelidir.
1 Ağustos 2019 tarihinden itibaren Tasarımlar Daire Başkanlığı tescil aşamasında yenilik incelemesi yapmadan önce 56/2 kapsamında parçanın birleşik ürünün normal kullanımda görünür olup olmadığını incelemektedir.
Muazzez Kılıç Kaymaz
Bu yazı ilk olarak AIPPI Türkiye’nin Fikri Gündem dergisinin Şubat 2022 tarihli 22. sayısında yayımlanmıştır.
