Skip links

Şişe Yüzey Desenleri Hangi Durumlarda Ayırt Edicidir?

AVRUPA BİRLİĞİ FİKRİ MÜLKİYET OFİSİ
TEMYİZ KURULUNDAN YENİ BİR ÜÇ BOYUTLU MARKA KARARI

Av. Cansu Çatma Bilen  l 05 Ocak 2023

Üç boyutlu markaların tescil
süreçleri esnasında birçok sorunla karşılaşılıyor olması kimsenin inkar
edemeyeceği bir gerçek. Daha önce de üç boyutlu markalar ile ilgili olarak Avrupa
Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (“EUIPO”) tarafından verilen kararlar bu platformda
incelenmiştir. Bu yazıyla birlikte üç boyutlu markalar ile ilgili inceleme
yazılarına bir yenisi daha eklenmiş olacaktır.

Bu yazıda incelenen EUIPO Temyiz
Kurulunun 8 Haziran 2022 tarihli R 142/2021-5 sayılı kararında, markada kullanılan
üç boyutlu yüzey desenlerinin tescil edilmek istenen markaya ayırt edicilik ve
tanımlayıcılık açılarından bir değer katıp katmadığının değerlendirmesi
yapılmıştır.

İhtilafın geçmişinde, Westenhorst
GmbH Co. KG (“marka sahibi”) şirketinin önceki sahibi olan MBG International
Premium Brands GmbH şirketinin 11 Ağustos 2009 tarihinde aşağıdaki üç boyutlu
markayı tescil ettirdiği görülmüştür.

Marka herhangi bir tarifname ya da
renk içermemektedir. Markanın mal ve hizmet listesi ise aşağıdaki gibidir:

·        32. sınıf: Alkolsüz içecekler, biralar.

·        33. sınıf: Alkollü içecekler (biralar hariç).

·        43. sınıf: Yiyecek ve içecek sağlanması ve geçici konaklama hizmetleri.

22 Şubat 2010 tarihinde tescil
edilmiş olan bu markanın 21 Şubat 2019 tarihinde yenileme talebi yapılana kadar
herhangi bir ihtilaf ile karşılaşmadığı görülmektedir. Yenileme akabinde, 20
Eylül 2019 tarihinde MBG Holding GmbH (“itiraz sahibi”), söz konusu markanın
ayırt edici olmadığı, tanımlayıcı olduğu ve kullanılan yüzey deseninin markaya asli
değer kattığı gerekçeleri ile hükümsüzlüğünü talep etmiştir.

Hükümsüzlük talebi sahibi
iddialarını aşağıdaki argümanlar çerçevesinde şekillendirmiştir:

·        Tescilli
üç boyutlu marka, piyasada var olan diğer şişelerden özellikleri itibariyle
farklılaşmamaktadır. Dolayısıyla, tüketiciler nezdinde markanın önemli
özelliklerinden olan menşei gösterme işlevine sahip değildir.

·        Herhangi
bir tarifname ya da renk unsuru içermeyen şişenin tek başına ayırt edici olduğu
kabul edilmemelidir.

·        Tescilli
markanın şekli piyasada sıklıkla kullanılan alışılagelmiş unsurları
içermektedir. Özellikle, alkollü içecekler pazarında, yukarı doğru daralan
boyna, yuvarlak ve ince bir şekle sahip bir şişe tasarımının kullanılması
alışılagelmiş bir durumdur.

Bu iddiaları kanıtlamak adına
aşağıdaki içki görselleri delil olarak sunulmuştur:



Fakat görülebileceği üzere bu
şişeler, hükümsüzlüğü istenilen şişe gibi kırık buz/baklava deseni oluşturan üç
boyutlu bir yüzey desenine sahip değildir. Sadece, genel bir görünüm olan
şişenin ana gövdesinden incelerek yükselen dar boyun kısımları bakımından
birbirleriyle paralellik içermektedir.

Ancak hükümsüzlük talebi sahibi söz
konusu yüzey deseninin, tutuşu kolaylaştırmak için eklenen bir unsur olduğunu üç
boyutlu şekil markasını, piyasadaki diğer şişelerden farklılaştırmadığını belirtmiştir.
Bu iddialarına örnek olarak aynı şekilde girintili çıkıntılı yüzeye sahip olan
aşağıda paylaşılan görselleri işaret etmiştir:

 



 

·        Bu
argümanlar ışığında, söz konusu şişenin piyasada bulunan diğer şişeler gibi
sahip olması gereken özellikle sahip olduğu ve kullanılacağı mallar bakımından
piyasada var olan diğer örnekler gibi tanımlayıcı olduğunun kabulünü talep
etmiştir.

·        Buna
ek olarak üç boyutlu markada kullanılan desenin markaya asli değer kattığını ve
bu desenin özellikle votkalar için farklı firmalar tarafından kullanılan,
tüketiciler nezdinde büyük etki doğuran bir unsur olduğunu vurgulamış, diğer
firmaların reklam ve pazarlama çalışmalarına ilişkin görsellerden kareleri
delil olarak gösterilmiştir:


Açıklanan sebeplerle
yüzey yapısının hafife alınmayacak kadar önemli olduğunu ve pazar stratejisi
olarak da firmalar için önemli bir amaca hizmet ettiği vurgulanmıştır.

(Bu
esnada, itiraz sahibi, söz konusu markanın kullanılmıyor olması sebebiyle
iptalini talep etmiştir. Ancak bu talep hali hazırda devam eden süreç sebebiyle
askıya alınmıştır.)

İtiraz sahibi tarafından dosyaya
sunulan deliller ve argümanlara marka sahibinin cevapları sunulmuştur:

·        Bu
cevaplardan en dikkat çekeni ise, iptali istenen üç boyutlu markanın tescil
başvurusunun, hükümsüzlük talebi sahibinin grup şirketlerinden biri tarafından
gerçekleştirilmiş olmasıdır. Bu husus, ihtilaf konusu üç boyutlu markanın
korunmaya ilişkin koşulları sağladığının, hükümsüzlük talebi sahibi tarafından
da biliniyor oluşuna gerekçe olarak vurgulanmıştır.

·       Söz
konusu şişenin piyasadaki diğer örneklerden farklılaşarak ayırt edici olduğu,
dolayısıyla tanımlayıcı olmadığı belirtilmiştir. Aynı zamanda yüzey
şekillerinin piyasadaki değeri tek başına belirlemediği, bunun yanı sıra birçok
farklı parametrenin biçilen değer için gerekli olduğunu vurgulamıştır. Ambalajın
farklı/hoş tasarımı nedeniyle votka satın alsa da bu eğilime sebep olan gerçek sebebin
halen içeceğin kendisi ve kalitesi olarak kabul edilmesi gerektiği
belirtilmiştir. Ayrıca, şişenin yüzey tasarımı dışında menşei gösteren birçok
unsurun dışarıda bırakılmasının doğru olmadığı vurgulanmıştır.

Ana argümanlar ve cevaplar
çerçevesinde tüm yazılı dilekçe aşamaları son bulduğunda İptal Birimi
tarafından 24 Kasım 2020 tarihinde bir karar verilmiştir. Söz konusu karar
doğrultusunda;

Şişe üzerinde bulunan motiflerin markanın tescil edilmek istendiği sınıflarda ayırt edici olması, renk eksikliğine rağmen kabartmaların(şekil 1) açıkça anlaşılır bir duruşa sahip olması, tanımlayıcı bir işaret içermemesi sebebiyle tescile elverişli olduğu yönünde karar vermiştir. Aynı zamanda kullanılan yüzey deseninin markaya asli değer katıyor olması sebebiyle reddine ilişkin gerekçeye dair ise net bir cevap verilmemiş, fakat markanın desen dışında farklı unsurlar da içeriyor olması (şekil 2) dolayısıyla, bu yüzey desenin tek başına asli değer vereceği hususunu değerlendirmemiştir.

                                                             

                                                   Şekil 1                                             Şekil 2

Verilen bu karar doğrultusunda hükümsüzlük
talebi sahibi, 25 Mart 2021 tarihinde Temyiz Kurulu’na gerekçelerini sunmuştur.

Hükümsüzlük talebi sahibi tüm
gerekçelerini tekrar ederek, “kullanılan motifin ayırt edici olmadığını,
tüketiciler nezdinde markanın kaynak gösterme işlevini yerine getirmeyeceğini
ve söz konusu motiflerin sadece dekoratif amaçlı olduğunu; kullanım kolaylığı
açısından da tercih edilebilir bir amaçla kullanıldığını
” vurgulamıştır.
İptal birimi tarafından markanın sadece yüzey desenlerinden oluşmadığı
belirtilmişse de “söz konusu figürün bir haneden simgesi gibi olması
sebebiyle ayırt edici kabul edilemeyeceği
” belirtilmiştir. Ek olarak söz
konusu şişe de kullanılan diğer bir görsel ögenin kullanımı için yetkili
otoritelerden izin alınmadığından, tescilin iptal edilmesi gerekliliği
vurgulamıştır.

Marka sahibi ise ayırt edicilik ile
ilgili cevaplarını, yüzey desenleri dışındaki diğer unsurun tüketiciler
nezdinde ayırt ediciliğe sahip olduğunu, üç boyutlu bir marka açısından
düşünüldüğünde tanımlayıcı olmadığını tekrar etmiştir. Ek olarak, itiraz sahibi
tarafından sunulan Suudi Arabistan Krallığı’na ait görselin kullanımına ilişkin
argümanın iddiaları genişletme kapsamına girdiğinden dikkate alınmaması
gerektiği vurgulanmıştır.

Bu açıklamalar doğrultusunda EUIPO
Temyiz Kurulu konuyu incelemeye başlamış ve yapmış olduğu değerlendirme
sonucunda hükümsüzlük talebi sahibinin gerekçelerini reddetmiştir. Bu
gerekçeleri sırasıyla aşağıdaki sebeplere dayandırmıştır:

1.      Kullanılan
görselin ancak yetkili otoritelerden izin alınarak kullanılması mümkünken söz konusu
iznin var olmaması sebebiyle markanın reddedilmesine ilişkin argümanlar,
iddiaları genişletme yasağı sebebiyle dikkate alınmamış ve reddedilmiştir. Yine
de söz konusu görselde kullanılan çapraz şekilde yerleşik kılıç figürlerinin, “çapraz
kılıçların her temsilinin, armanın ihlali anlamına gelmeyeceğinden
” bir
ihlal oluşturmayacağını belirtmiştir.

 

2.     Ayırt
edicilik kriterleri ayrıntılı bir şekilde açıklanmış ve somut olay bakımından
incelemiştir. Buna göre, hükümsüzlüğü talep edilen mal ve hizmetler, 32, 33 ve
43. sınıflarda yer alan alkolsüz ve alkollü içecekler ve yiyecek ve içecek ile
geçici konaklama sağlamaya yönelik hizmetlerdir. Başvuru, üç boyutlu markası
başvurusu olup, herhangi bir renk ve tarifname içermemektedir. Dolayısıyla
bütünsel olarak bakıldığında, şişenin yukarı doğru daralan ince bir boyun
oluşturduğu ve kilitli bir döner kapağa sahip olduğu görülmektedir. Şişenin
yüzeyi ise kırık buz/baklava deseni vb. olarak tasvir edilebilecek desenlerden
oluşmaktadır. Üst kısmında ise çapraz kılıç figürleri, bu figürlerin solunda
MM, sağında IV ibareleri yer almaktadır. Şekil markasında kullanılan bu
figürlerin 32, 33 ve 43. sınıflar bakımından tanımlayıcı olmadığı belirtilmiştir.

 

3.      Ancak
iptal biriminden farklı olarak şişenin üst kısmında yer alan çapraz kılıçların
baskın olmadığını, kullanılan MMIV ibarelerinin ise tüketiciler nezdinde önemli
bir anlam ifade etmediğini, aynı zamanda alkollü ve alkolsüz içecekler
piyasasında alışılagelmiş olan silindirik şekildeki bir şişenin, ince boyun
kısmının ve opak kapağın tek başına ayırt edici bir karakter oluşturmadığını
vurgulamıştır. Fakat geleneksel markalar ile kıyaslandığında üç boyutlu
markalar bakımından ayırt edicilik değerlendirmesinin daha zorlu olduğunun
unutulmaması gerektiği belirtilmiştir. Bu sebeple, ihtilafa konu şişenin yüzey
deseni bakımından çarpıcı şekilde ayırt edici olduğu, hatta kaynak gösterme
işlevine de hizmet edebileceği belirtilmiştir. Söz konusu yüzey desenlerinin
teknik bir zorunluluk olmadığı açıklanmıştır.

 

Özellikle sunulan delillerde
görülmektedir ki piyasadaki firmaların birçoğu içki şişeleri üzerinde kendine
has yüzey desenlerini kullanmakta ve bu desenler ile tüketiciler nezdinde
ticari bir bağ kurmaktadır. Dolayısıyla bu yüzey desenlerini alkollü içecek
şişeleri bakımından “geleneksel” olarak kabul etmek yerinde olmayacaktır.

 

4.      Son
olarak İptal Birimi tarafından değerlendirilmemiş olan “şişenin yüzey deseninin
markaya asli bir değer katıyor olması” sebebiyle reddedilmesine ilişkin argüman
değerlendirilmiştir. Bu maddenin amacının, rakipler arasındaki rekabeti korumak
ve kullanılan şekil/desen unsurları sebebiyle haksız bir yararın elde
edilmesini engellemek olduğu vurgulanmıştır. Bu madde kapsamında bir
değerlendirme yapabilmek için tüketicilerin, ürünü almaya iten unsurun ihtilaf
konusu üç boyutlu marka/yüzey deseni olduğunun açık bir şekilde kanıtlanması
gerekmektedir. Somut olayda, bu durum kanıtlanamamıştır.

Bu gerekçeler doğrultusunda, temyiz
gerekçelerinin tamamı reddedilmiştir. Verilmiş olan karar incelendiğinde,
yapılan incelemelerin geleneksel markalar bakımından yapılan ayırt edicilik ve
tanımlayıcılık incelemelerinden genel anlamda farklılaşmadığı görülmektedir. Ancak
unutulmamalıdır ki üç boyutlu markalar bakımından herhangi bir grafik veya
kelime unsurunun yokluğunda ortalama tüketicilerde şekillere veya ambalajlara bakarak
ürünlerin menşei hakkında varsayımlarda bulunması olağan değildir; bu nedenle, üç
boyutlu markalar ile ilgili olarak ayırt ediciliği tespit etmek, bir geleneksel
markanın ayırt ediciliğini tespit etmekten daha zor olabilir. Bu gibi
durumlarda, yalnızca sektörün norm veya geleneklerinden önemli ölçüde ayrılan
ve dolayısıyla menşei gösterme temel işlevini yerine getiren bir işaretin ayırt
edici bulunabileceğinin unutulmaması gerekir.