TASARIMIN KORUMA KAPSAMINA TEKNİK İŞLEVİN ETKİSİ
Görünümü baz alan özelliklerin tasarım tescili ile korunması için tasarımcının görünüme müdahale etmesi, görünümü şekillendirmesi gerekmektedir.
Tasarımın tescil ile nasıl korunacağına dair kuralları belirleyen Sınai Mülkiyet Kanunu’nun (SMK) 58. Maddesinin 4. Fıkrasının (b) bendi Topluluk Tasarım Tüzüğü’nün 8(1) Maddesine paralel olarak ürünün teknik fonksiyonunun zorunlu kıldığı görünüm özelliklerini koruma kapsamı dışında bırakmıştır. Tescilin, Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT)[1] veya mahkeme nezdinde hükümsüzlüğü için ileri sürülebilecek gerekçelerden bir tanesi de “görünümü teknik fonksiyonun şekillendirdiği” iddiasıdır. Zira gerek Kurum gerekse Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) tescil aşamasında görünümün teknik fonksiyondan kaynaklanıp kaynaklamadığı hususunda inceleme yapmamaktadır.
Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları Anlaşması’nın (TRIPS) [2] 25. Maddesinin ilk fıkrası “Üyeler bu korumanın teknik veya işlevsel düşüncelerin zorunlu kıldığı tasarımları kapsamamasını karara bağlayabilirler.” hükmüne amir olduğu için bu konudaki keyfiyetin üye ülkelere ait olduğu söylenebilir. Gümrük Birliğine geçiş çerçevesinde 1994 yılında yürürlüğe konulan Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkındaki 554 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin dayanağının taslak halindeki Avrupa Birliği Mevzuatı olması sebebiyle Toplulukta olduğu üzere teknik fonksiyondan kaynaklanan görünümler Türk Mevzuatı ile de korunmamaktadır.
Yazıya konu karar; çıkıntılı ayak baş parmağının düzeltilmesi için kullanılan ayarlanabilir olma özelliğine sahip ortopedik cihaz ürün/atel[3] görünümünün teknik fonksiyondan kaynaklanan bir görünüm olup olmadığı konusunda değerlendirmeleri içermektedir.
Karar
EUIPO İptal Birimi, Hallufix AG ve Bay VITUS Maria Huber adına 000322557- 0001 sayı ile tescilli “ayak parmağı hatalarını düzeltmek için ortopedik cihaz/atel” tasarımının yeni ve ayırt edici olmadığı[4] ve cihazın görünümünün teknik fonksiyondan kaynaklandığı gerekçesi ile ABD menşeili DJO LLC tarafından yapılan hükümsüzlük talebini 15.06.2022 tarihli karar ile reddetmiştir.
Olayın Gidişatı
Tescilli Topluluk Tasarım Sicili
Aşağıda görselleri sunulan “ayak parmaklarındaki hataların düzeltmesine yönelik cihaz/atel[5]” tasarımı için 08/04/2005 tarihinde EuraConact Consulting AG adına başvuruda bulunulmuş, başvuru 000322557-0001 sayı ile 24.04 Locarno sınıfında tescil edilmiştir. Tescilli Topluluk Tasarımı daha sonra Hallufix AG ve Bay VITUS Maria Huber’e devredilmiştir. Tescil süresi yapılan yenileme işlemleri sonrasında 08.04.2025 tarihine kadar uzatılmıştır.
000322557 sayı ile Tescili Topluluk Tasarımına ait görünümler
Hükümsüzlük Talep Edenin İddiası
Hükümsüzlük talebinde bulunan, gerekçelerini Topluluk Tasarım Tüzüğü’nün madde 4(1), 5(1/b), 6(1/b) ve 8(1)[6] ile bağlantılı olarak madde 25(1/b)’ye dayandırmış ve özetle aşağıdaki argümanları ileri sürmüştür.
Ayak parmağı hatalarını düzeltmek için ortopedik bir cihaz olan Topluluk Tasarımı yalnızca teknik işlev tarafından dikte edilen görünüm olduğu için hükümsüz kılınmalıdır.
Tescilli Topluluk Tasarımı aşağıdaki özelliklere sahiptir:
Ürün; bacaklı bükme kısmı, yan yastık, taban altı yastık, taban altı yastık bandajı, parmak eğrisi bandajı olmak üzere beş ayrı parçadan oluşuyor.
- Bükme kısmının bacakları farklı boyut ve uzunluğa sahiptir. Bükme atelinin ikinci bacağı daha uzun ve daha büyüktür. Birinci bacak daha küçük ve daha kısadır. Bacaklar yuvarlak kenarlara sahiptir. Birinci bacağın aynı genişlikte iki, ikinci bacağın ise dört yuvası vardır.
- Taban altı bandajı tasarımı ayağın ortasının etrafına sarmaktadır.
- Parmak eğrisi bandajı ayak başparmağının etrafına yerleştirilir.
- Taban altı bandajı, parmak bandajından daha uzun ve daha geniştir.
- Bandajlar hafif dalgalı bir şekle sahiptir.
- Bandajların her iki ucu kanca ve halka bağlantı elemanları ile kapatılır.
- Bandajların uçları, ikinci bacağın yuvası tarafından yönlendirilir.
- Bacakların şekline uyarlanmış uzun oval bir şekle sahip yastık ayağa yerleştirilir.
Ürünün görünümünün yukarıda belirtilen tüm özellikleri ayak kemiklerine anatomik adaptasyon ve çıkıntı düzeltmeye hizmet eden teknik işlev tarafından dikte edilmiştir.
Hükümsüzlük talep edenin diğer bir açıklaması; “08.02.2021 ve 10.03.2021 tarihlerinde https://www.hallufix.com/produkte/hallux-valgus-schiene/ web sitesinde ortopedik cihazın reklamı yapılırken sadece teknik yönleri vurgulanmış ve hiçbir tasarım yönü vurgulanmamıştır.
Reklamda; “Metatarsal bandajlı atel, eğriyi düzeltir ve merkezi ayak kemiklerini en uygun konuma getirir. Esnek atel eklemi sayesinde ayağın hareketliliği korunur. Ayak parmağı bandajlı atelleri büyük başparmaktaki bozuklukları düzeltir. Patentli jel ve ray sistemi ile yürümede kısıtlama yoktur.” şeklinde açıklamalar yer almaktadır.
Tescil Sahiplerinin Açıklamaları
Tescil sahipleri, görünümün teknik fonksiyon tarafından şekillendirildiğine dair iddia ile ilgili olarak özetle şu açıklamaları yapmıştır; “Tartışmalı tasarım yeni ve ayırt edici karaktere sahiptir. … , ayrıca tasarım sadece teknik işlev tarafından dikte edilmemektedir. …”
Tescil sahipleri görünümün teknik işlevden kaynaklanmadığını göstermek amacıyla web sitelerinde bulunan ayak parmağı hatalarını düzelten ortopedik cihazların çeşitli alternatiflerini sunmuşlardır. Tasarım sahipleri, tartışmalı Topluluk Tasarımına karşılık gelen ürünün 2009 REDDOT Tasarım Ödülü’ne layık görüldüğünü de ifade etmiştir. Medical Design Excellence Award’a (2009 Kazanan) ek olarak meşhur ve tanınmış tasarım ödülleri için Alman Tasarım Konseyi tarafından Federal Almanya Cumhuriyeti’nin tasarım ödülü için aday gösterildiğini de belirtmişlerdir.
Hükümsüzlük Talebinde Bulunanın Kanıtları
Hükümsüzlük talebinde bulunan, tasarımın yalnızca teknik işlev tarafından dikte edildiği iddiasını desteklemek için aşağıdaki kanıtları da eklemiştir;.
- 06/09/2021 erişim tarihli bbb.org adresindeki makale
- 21/09/2021 erişim tarihli Dr. Tonio Gottlieb der-fusschirug.de web sitesinden alınan ekran görüntüsü
- Basın raporu ‘Help im Hallux valgus — Deutschland heirme Volksleidung’
- https://www.hallufix.com/produke/hallux-valgus-schiene web sitesindeki video ekran görüntüleri
Açıklama
Ofis, kararında itiraz gerekçesi olan 8(1) maddesi ile ilgili açıklamalara ve neden bu maddenin ilgili tasarım yönünden uygulanamayacağını açıklamıştır.
Açıklamaya göre;
Tüzük Madde 8, bir ürünün yalnızca teknik işlevi tarafından belirlenen görünüm özellikleri için korumayı reddeder.
Adalet Divanı’na göre, Topluluk Tasarım Tüzüğünün 8. Maddesinin 1. fıkrası; bir ürünün görünüm özelliklerinin yalnızca teknik işlevi tarafından dikte edilip edilmediğini belirlemek için aynı işlevi yerine getiren başka tasarımların olup olmadığına bakılmaksızın, bu özellikleri belirleyen tek faktörün teknik işlev olduğunun tespit edilmesi gerektiği şeklinde yorumlanmalıdır.
Ayrıca, içtihada göre bir ürünün belirli bir görünüm özelliğinin Tüzük Madde 8 (1) kapsamında reddedilmesi tasarımın tamamının Madde 25 (1) (b) uyarınca hükümsüz ilan edileceği anlamına gelmez.
Ancak ilgili ürünün görünümünün tüm temel özellikleri yalnızca teknik işlevi tarafından belirlenmişse görünümün tescili geçersizdir (29/04/2010, R 211/2008-3, FLUID DISTRIBUTION EQUIPMENT).
İhtilafa konu tasarımın dahil edileceği ürünün görünümünün temel özelliklerinin yalnızca o ürünün teknik işlevi tarafından belirlenip belirlenmediğini saptamak için, önce o ürünün teknik işlevinin belirlenmesi gerekir. İlgili ürünü, tescil sırasında belirtilen daha geniş ürün sınıfı içinde tanımlamak için tasarımın kendisini dikkate almak uygundur. (18/03/2010,9/07, Metal plaka, EU:T:2010:96, )
Aynı teknik işlevi veya kullanımı yerine getiren alternatif tasarımlara ilişkin koşulların, verilerin veya bilgilerin güvenilir kanıtlarla desteklenmesi koşuluyla sözü edilen tasarım özelliklerinin teknik işlevi tarafından belirlenip belirlenmediğini değerlendirmek için tasarımla ilgili olarak görünümünü belirleyen nesnel koşullar ve / veya kullanımla ilgili bilgiler dikkate alınmalıdır. (08/03/2018, 395/16-, DOCERAM, EU:C:2018:172, s 36-37).
Söz konusu tasarımın teknik unsurlarını açıklayan patent belgeleri dikkate alınabilir. Bununla birlikte bir patenti tasvir eden çizim başına tasarımın teknik işlevini başka gerçekler, kanıtlar ve argümanlar olmadan kanıtlayamaz.
Bu nedenle tartışmalı tasarımı objektif olarak değerlendirmek ve mevcut kanıtlara dayanarak üründe somutlaşan teknik çözüme ek olarak ürünün görsel yönünün tasarım sürecinde rol oynayıp oynamadığını belirlemek gerekir.
https://www.hallufix.com/produkte/hallux-valgus-schiene/ web sitesinde ürünün reklamında yalnızca tartışmalı tasarımın teknik yönlerine atıfta bulunulması tasarım yönlerinin göz ardı edildiği gerçeğinden kaynaklanmamaktadır.
Tescilli Topluluk Tasarımı ayak parmağı düzeneği ile ilgilidir ve ayak parmağı kusurlarını düzeltmeyi amaçlamaktadır. Doğal olarak tasarım düzeneği ürünü ayağa güvenli bir şekilde sabitlemeyi mümkün kılan bir şekilden oluşur. Böylece kaymadan, ayak hareketi, orta ayak kemiklerine anatomik uyum ve yapısı ile geniş çapta ayak kemiğinin hatalı pozisyonunu giderebilir ve taşıma konforu teknik olarak gerçekleştirilir. Ancak bu durum söz konusu tasarımın tasarlanmasında sadece teknik değil, aynı zamanda tasarım hususlarının da rol oynadığı olasılığını yok saymak anlamına gelmez.
Hükümsüzlük talep eden bükme, dalga şeklindeki bandajlar veya eklem raylarının görünümlerinin yalnızca teknik işlev tarafından belirlendiğini gösteren ikna edici bir kanıt sunmamıştır. Ayrıca bu unsurların spesifik şeklinin ve oranlarının yalnızca teknik bir işleve hizmet ettiğini de kanıtlayamamıştır.
Tüzük Madde 8(1) bu nedenle uygulanabilir değildir; hükümsüzlük talebi bu açıdan reddedilmelidir.
Sonuç olarak;
EUIPO İptal Birimi, tasarımın ortopedik cihaz olması sebebiyle ayak anatomisine uygun olması gerektiğini kabul etmiş olmakla birlikte, tasarımın zorunluluk dışında başkaca görünüm özelliklerine sahip olduğunu düşünmektedir. Ayrıca hükümsüzlük talebinde bulunanın görünümün teknik işlevden kaynaklandığına dair iddiasını ispatlayamadığını ifade etmiştir.
Hükümsüzlük talebine konu tasarım incelendiğinde; teknik işlev (ayarlanabilme özelliği) gören bükme kısmı ve bacakların (Kırmızı ok ile gösterilmiştir.), farklı görünümlerde şekillendirilebileceği düşünüldüğünden bükme kısmının görünüm özelliklerinin teknik zorunluluktan kaynaklanmadığı kanaatine ulaşılmıştır. Ayak gövdesini ve başparmağı kavrayan bandaj, yastıklar (Mavi ok ile gösterilmiştir.) ise işlevin yerine getirilmesini sağlayan parçalar olup bu parçaların görünümü teknik zorunluluktan ziyade tasarımcının tercihinden kaynaklanmaktadır.
Ürünün aynadaki görüntüsü dışında hiçbir görüntü ile işlevi yerine getirilemiyorsa orada teknik işlevin dikte ettiği bir görünüm vardır ki bu görünüm koruma görmeyecektir.[7] Ürünün herhangi bir parçasına farklı form verilebiliyorsa teknik işlevin görünümü dikte etmediği söylenebilir.
Aynı işlevi gören alternatif tasarımların varlığı 8(1) nin uygulanamayacağı anlamına gelmemektedir. Önemli olan ürün görünümünün tasarımın işlevine kati suretle bağımlı olmasıdır.
Bir üründe teknik zorunluluğun bulunması korunacak tasarımsal unsurların olmadığı anlamına gelmemektedir. Teknik görünüme ilaveten tasarımcı tarafından meydana getirilen görünüm özelliklerinin varlığı halinde tasarım koruma görecektir. Tasarımın koruma kapsamı, teknik işlevin şartlandırdığı görünümün dışında kalan görsel özellikleri içerecektir. Bu sebeple “Tasarım yeni ve ayırt edici niteliğe haiz değildir.” iddiası ile açılan bir hükümsüzlük davasında işlevden kaynaklanan görünüm özellikleri değerlendirme esnasında dikkate alınmamaktadır. Ayrıca tecavüz davasında benzerliğin kaynağı işlevsellik ise ihlalden bahsetmek mümkün değildir.
98/71/EC sayılı direktifin Giriş 14. Maddesinde belirtildiği üzere; teknolojik yenilik yalnızca teknik bir işlev tarafından dikte edilen özelliklere tasarım koruması verilerek engellenmemelidir. Teknik zorunluluktan kaynaklanan ürün görünümlerinin tasarım veya marka[8] olarak korunması patent alanına uzun süreli müdahale yapılması anlamına gelmektedir. Bu durumda marka veya tasarım tescili üçüncü kişilerin aynı işlevi dolaylı olarak kullanmasına engel olacaktır. İşlevin patent veya faydalı model dışında diğer sınai haklar ile korunması kaosa sebebiyet verirken sanayinin gelişmesine de engel teşkil edeceği için itiraz veya mahkeme aşamasında iddiaların ve savunmanın çok net sunulması ve ilgili makam tarafından çok dikkatli incelenerek karar verilmesi gerekmektedir.
Muazzez KILIÇ KAYMAZ
[1] Türk Patent ve Marka Kurumu yazının geri kalanında “Kurum” olarak anılacaktır.
[2] Üyeler bağımsız olarak yaratılmış yeni veya orijinal sınai tasarımların korunmasını hükme bağlayacaklardır. Tasarımların bilinen tasarımlardan veya bilinen tasarım özellikleri kombinasyonundan önemli ölçüde farklı olmaması halinde, Üyeler tasarımların yeni veya orijinal sayılmaması koşulunu öngörebilirler. Üyeler bu korumanın teknik veya işlevsel düşüncelerin zorunlu kıldığı tasarımları kapsamamasını hükme bağlayabilirler.
Çeviri; https://www.telifhaklari.gov.tr/resources/uploads/2012/03/18/2012_03_18_183846.pdf
[3]TDK; Kırılmış kemiklerin düzgün bir biçimde sarılabilmesi için kullanılan türlü malzemelerden yapılmış destek
[4] Tasarımın yeni ve ayırt edici olup olmadığı konusunda yapılan itirazlar ve değerlendirmeler bu yazınının konusunu oluşturmamaktadır.
[5] https://www.hurriyet.com.tr/egitim/atel-nedir-ve-ne-ise-yarar-41816891; Uzuvlarda meydana gelen kırılma, çıkma, çatlama, yaralanma, ağrı ve şişlik gibi durumlarda şikayetleri azaltmak için ve bu uzuvları hareketsiz tutmak için kullanılan tıbbi ürünlere atel denir. Atel medikal ürünler ile tıbbi malzeme satan yerlerden temin edilebilir.
[6] 4(1); Bir tasarım, yeni ve ayırt edici olması şartıyla Topluluk Tasarımı olarak korunur.
5(1/b); Bir tasarım, Tescilli Topluluk Tasarımına konu ise, rüçhan hakkı talep edilmişse rüçhan hakkı tarihinden önce, yoksa tescil başvurusunun yapıldığı tarihinden önce tasarımın aynısı kamuya sunulmamış ise yeni olduğu kabul edilir.
6(1/b) Bir tasarımın, bilgilenmiş kullanıcı üzerinde yarattığı genel izlenimin tescil başvurusu tarihinden, rüçhan hakkı talep edilmişse rüçhan tarihinden önce kamuya sunulan herhangi bir tasarımın aynı kullanıcı üzerinde bıraktığı genel izlenimden farklı olması halinde ayırt edici olduğu kabul edilir.
8(1); Teknik fonksiyonun zorunlu kıldığı ürün görünümüne ilişkin özellik Topluluk Tasarımının konusu olamaz.
25(1/b); bir Topluluk Tasarımının hükümsüzlüğü ancak aşağıdaki hallerde ileri sürülebilir. 4 den 9’ a kadar olan maddelerdeki koşulları karşılamadığı zaman.
[7] www.gov.ukDPN 5/03 Yasal Rehber
SMK 5/1(e)[8] Malın doğası gereği ortaya çıkan şeklini ya da başka bir özelliğini veya teknik bir sonucu elde etmek için zorunlu olan veya mala asli değerini veren şeklî ya da başka bir özelliğini münhasıran içeren işaretler marka olarak tescil edilmez.
